§ 4. Возмещение убытков

Возмещение убытков является международно признанным способом защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Так, согласно Соглашению ТРИПС 1994 г.

Часть четвертая ГК РФ содержит относительно подробные сведения о применении такого способа защиты исключительных прав, как возмещение убытков. Согласно подп. 3 п. 1 ст. 1252 Кодекса требование о возмещении убытков при защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности на средства индивидуализации может быть предъявлено к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Статья 1301 ГК РФ предоставляет автору произведения или иному законному правообладателю возможность требовать возмещения убытков и удовлетворять свои имущественные интересы посредством указанного способа защиты наряду с использованием других, предусмотренных законом, средств.

Аналогичная возможность предоставлена и обладателю исключительного права на объекты смежных прав (ст. 1311 ГК РФ).

Статья 1472 ГК РФ возлагает на нарушителя исключительного права на секрет производства обязанность возместить причиненные убытки, вызванные нарушением исключительного права, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с нарушителем lt;1gt;.

--------------------------------

lt;1gt; Следует иметь в виду, что лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственности согласно п. 1 ст. 1472 (п. 2 ст. 1472 ГК РФ).

Статья 1474 (п. 4) обязывает нарушителя исключительных прав на фирменное наименование возместить убытки, вызванные использованием фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем.

В ст. 1515 Кодекса (п. 4) указывается на возможность правообладателя исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) защищать свои имущественные интересы с помощью предъявления иска о возмещении убытков, вызванных использованием ответчиком контрафактного товара, этикетки, упаковки.

Статьей 1537 Кодекса (п. 2) не исключается возможность правообладателя наименования места происхождения товара требовать от лица, незаконно использовавшего наименование места происхождения товара или сходного с ним до степени смешения обозначения, возмещения убытков.

В п. 3 ст. 1539 ГК РФ законодатель предоставляет законному обладателю исключительного права на коммерческое обозначение, возникшего раньше, чем у ответчика, возможность защищать свои имущественные интересы путем предъявления иска о возмещении убытков с ответчика, использовавшего коммерческое обозначение, способное ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу.

Как известно, объектом нарушения в части четвертой ГК РФ является не право на индивидуально-определенную вещь, а исключительное право на объект весьма неопределенной стоимости. Убытки, вызванные нарушением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, имеют свои особенности. Убытки появляются в результате того, что нарушается монопольное положение правообладателя, и включают в себя прежде всего упущенную выгоду от появления на рынке нарушителя-конкурента. Поэтому вполне обоснованно возникает вопрос о возможности распространения общих положений и норм обязательственного права части первой и части второй ГК РФ на возмещение убытков в сфере интеллектуальной деятельности.

По нашему мнению, общие положения части первой ГК РФ и норм обязательственного права части второй ГК РФ (гл. 59) вполне применимы для защиты исследуемых в работе исключительных прав, но с учетом их назначения, содержания и особенностей. Выше уже отмечалось, что, обладая нематериальным объектом, исключительное право в сфере интеллектуальной деятельности имеет имущественный характер, а обладатели этого права не лишены имущественного интереса и заинтересованы в защите этого интереса и права в суде в целях принудительного восстановления своего первоначального положения, улучшения своего имущественно-финансового состояния. Нарушения в сфере использования исключительного права зачастую ведут к имущественным потерям законного правообладателя, понесению им дополнительных расходов, недостижению намеченных хозяйственных (экономических) результатов, снижению ценности обладаемого им имущественно-исключительного права, вплоть до неполучения ожидаемой экономической выгоды (упущенной выгоды).

В классическом обязательственном праве, предусмотренном общими положениями об обязательствах и положениями об обязательствах конкретного вида, включая договорные и внедоговорные (деликтные) обязательства, имеются правовые нормы о понятии "убытки", о критериях их определения и об условиях их возмещения (см., например, гл.

--------------------------------

lt;1gt; Например, в ст. 393 ГК РФ указано, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (п. 1). Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ "вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред".

Исходя из системного анализа норм гражданского законодательства, можно сделать вывод о том, что убытки - это денежное выражение причиненного вреда - реального ущерба и упущенной выгоды. Под вредом понимается всякое умаление того или иного личного (нематериального) или имущественного (материального) блага. Вред - это последствие всякого повреждения, порчи, убытка, вещественного или нравственного, всякого нарушения прав личности или собственности, законное и незаконное. Ущерб (вред) представляет собой реальное уничтожение или повреждение имущества, ограничение либо иное нарушение имущественных и личных неимущественных прав гражданина, имущественных прав и деловой репутации юридических лиц. Возмещение ущерба (вреда) возможно в натуральном или денежном виде.

Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, чье право нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (п. 2 ст. 15 ГК РФ).

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

--------------------------------

lt;1gt; Согласно названному Постановлению при рассмотрении дел, связанных с возмещением убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 15 подлежат возмещению как понесенные к моменту предъявления иска убытки, так и расходы, которые сторона должна будет понести для восстановления нарушенного права. Поэтому, если нарушенное право может быть восстановлено в натуре путем приобретения определенных вещей (товаров) или выполнения работ (оказания услуг), стоимость соответствующих вещей (товаров), работ или услуг должна определяться по правилам п. 3 ст. 393 и в тех случаях, когда на момент предъявления иска или вынесения решения фактические затраты кредитором еще не произведены (п. 49).

В предмет доказывания по спорам о возмещении убытков входят: факт противоправного поведения (факт нарушения обязательства); факт наличия убытков (их размер); факт наличия причинно-следственной связи между противоправным поведением и возникшими убытками; факт вины причинителя вреда (убытков). Виновность нарушителя в причинении вреда, в нарушении договорных обязательств предполагается (презюмируется), поскольку не доказано иное и на ответчике (контрагенте, делинквенте) лежит бремя доказательства отсутствия своей вины в нарушении договорного или внедоговорного обязательства (п.

Представляется правильным в целях полной защиты исключительных прав их обладателей использовать такой известный механизм защиты обязательственных прав, как возмещение убытков, но с учетом специфики сферы интеллектуальной деятельности.

По такому пути идет и судебная практика.

Так, по одному из изученных дел выяснилось, что автору изобретений нескольких антибактериальных препаратов П. (истцу) принадлежало как патентообладателю исключительное право на использование охраняемого патентом изобретения. Ответчик (межрайонное отделение "Зооветснаб "Ногинское") закупал и реализовывал указанные препараты без согласия заявителя. С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что ответчиком введены указанные препараты в хозяйственный оборот с нарушением закона, и принял решение о взыскании убытков, причиненных истцу нарушениями патентных прав, поскольку закон предусматривает возмещение патентообладателю именно убытков в соответствии с гражданским законодательством. При этом суд исходил из расчета, представленного экспертом. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ согласилась с таким решением lt;1gt;.

--------------------------------

lt;1gt; См.: Определение Верховного Суда РФ от 17 февраля 2000 г. по делу N 4-В99-99.

По другому изученному делу было установлено, что правообладатели Б. и В. обратились в суд с иском о возмещении убытков, возникших в результате нарушения авторского права. Нарушение выразилось в прерывании показа произведения (телесериал) рекламой без согласия правообладателей. Суд сослался на п. 2 ст. 15 ГК РФ и квалифицировал требование правообладателей именно как убытки, не связанные с вознаграждением по авторскому договору, отметил, что обязательство по погашению убытков возникло в момент совершения правонарушения, а не в момент вступления в силу решения суда, установившего причинение убытков lt;1gt;.

--------------------------------

lt;1gt; См.: Постановление ФАС Московского округа от 16 декабря 2005 г. N КГ-А40/12235-05.

Доказывание факта возникновения убытков, их размера, наличия причинно-следственной связи между действиями правонарушителя и возникновением убытков, вызванных нарушением исключительных прав, возлагается в соответствии с общими правилами о возмещении вреда на правообладателя (истца), право которого нарушено. Доказывание указанных обстоятельств, представление суду обоснованных расчетов, подтверждающих заявленные требования, являются для правообладателя весьма нелегким делом.

В судебной практике сложилось несколько направлений по обоснованию размера понесенных убытков: 1) определение размера реального ущерба исходя из падения объема продаж у правообладателя вследствие появления на рынке контрафактной продукции; 2) взыскание правообладателем упущенной выгоды в размере полученной нарушителем исключительного права прибыли, доходов; 3) определение размера убытков исходя из размера не полученных по лицензионному договору лицензионных платежей (роялти) lt;1gt;.

--------------------------------

lt;1gt; См.: Иванов В.В. Определение размера убытков при нарушении исключительных прав патентообладателя // Закон. 2006. N 9. С. 34.

В связи с изложенным большой интерес вызывает судебное дело, рассмотренное Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ 2 марта 2004 г., имеющее актуальное значение и в настоящее время. Суть дела такова.

Открытое акционерное общество "Карпинский электромашиностроительный завод" обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к государственному научно-производственному предприятию "Контакт" о взыскании убытков в сумме 36 млн. руб., причиненных в результате нарушения исключительных прав истца и незаконного использования изобретения, подтвержденного патентом, и полезной модели, на которую было выдано свидетельство. Решением суда в удовлетворении иска было отказано. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили состоявшееся решение без изменения.

Отменяя состоявшееся по делу решение и передавая дело на новое рассмотрение, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал на следующие основания отмены. Согласно патенту, имеющемуся в деле, АО является патентообладателем изобретения "Высоковольтный вакуумный трехполюсный выключатель", зарегистрированного 20 мая 1997 г. с приоритетом от 24 января 1995 г. В патенте имеются сведения о том, что авторами изобретения являются Ч. и Ш. В соответствии со свидетельством от 27 января 2000 г. N 12747 истец является обладателем полезной модели "Высоковольтный вакуумный выключатель" с приоритетом от 5 октября 1999 г., авторами которой являются Ш. и К. Ответчик без разрешения правообладателя осуществляет производство, предлагает к продаже и продает изделия (высоковольтные вакуумные выключатели), изготовленные, по мнению истца, с использованием запатентованного изобретения и полезной модели, что является нарушением исключительного права патентообладателя, должно быть прекращено и влечет обязанность возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством. В декабре 2000 г. истец приобрел изделие производства ответчика, провел патентно-техническую экспертизу, которая подтвердила факт использования в изделии каждого признака изобретения и полезной модели, включенного в независимый пункт формулы, или эквивалентного ему признака. В качестве доказательства предложения к продаже высоковольтных вакуумных выключателей суду представлены копии рекламных материалов отдела сбыта предприятия "Контакт". В виде убытков истцом ко взысканию была заявлена сумма ущерба за период с января по сентябрь 2001 г. в связи с потерей рынка сбыта вследствие появления нового производителя выключателей и упущенной выгоды от возможной продажи лицензии на право производства продукции по патенту и свидетельству. Ответчик утверждал, что производит продукцию, в которой не используются все признаки изобретения истца, и имеет свидетельство на полезную модель N 22267, полученное на усовершенствование узла полюсной тяги, примененное в изделиях предприятия "Контакт".

Отказывая в иске, суд первой инстанции сослался на недоказанность убытков и факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, охраняемых патентом и свидетельством на полезную модель. При этом суд признал, что патент на изобретение, выданный истцу, досрочно прекратил свое действие в связи с неуплатой истцом в установленные законом сроки пошлины за поддержание его в силе. Между тем указанный вывод сделан вопреки представленным доказательствам о том, что патент и свидетельство являются действующими. Федеральный институт промышленной собственности Роспатента - орган, которому в соответствии с его уставом предоставлено право осуществлять контроль за действием патентов на изобретения и свидетельств на полезные модели и уплатой и учетом всех видов патентных пошлин, зачел истцу пошлины за поддержание патента. Роспатентом не публиковались сведения о досрочном прекращении действия патента в официальном бюллетене. Таким образом, при рассмотрении настоящего спора о пресечении нарушений исключительного права на изобретение суд первой инстанции признал патент недействительным неправомерно, поскольку этот вопрос до суда не рассматривался в установленном Патентным законом РФ административном порядке, кроме того, Роспатент к участию в деле привлечен не был. Правообладателем в патенте указан истец. Исковые требования об установлении патентообладателя заинтересованными лицами не предъявлялись. Установив отсутствие патента на изобретение у АО, суд тем не менее приступил к исследованию вопроса, было ли допущено нарушение исключительных прав истца ответчиком при производстве вакуумных выключателей.

Согласно выводам эксперта, изложенным в заключении экспертизы, в вакуумных выключателях, производимых предприятием "Контакт", использованы все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы изобретения и формулы полезной модели. Большинство признаков, используемых в изделиях ответчика, идентичны признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения и формулы полезной модели, и только один признак, но в каждом объекте, признан эквивалентным. Суд первой инстанции, ссылаясь на неточности и противоречия, содержащиеся в тексте заключения экспертизы, отверг вывод эксперта, однако при этом не потребовал от эксперта дать необходимые пояснения, ответить на дополнительные вопросы, эксперт в заседание суда не вызывался, дополнительная и повторная экспертизы не назначались. В решении суда не приводятся доказательства, на основании которых сделан вывод о неэквивалентности одного из признаков, используемых в изделии истца.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, приведя в качестве дополнительного основания для отказа в иске право преждепользования ответчика, поскольку производство своих изделий тот начал задолго до получения свидетельства на полезную модель истцом и, более того, получил свидетельство на полезную модель на свое имя. Между тем ссылка на ст. 12 Патентного закона РФ свидетельствует о неправильном применении судом апелляционной инстанции нормы права. В соответствии со ст. 12 этого Закона любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема. Право преждепользования в качестве основания ограничения исключительных прав и использования запатентованного объекта без санкции правообладателя возникает при одновременном соблюдении названных в ст. 12 условий: во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории РФ до даты приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора. Право преждепользования ответчика было признано с учетом только одного условия - даты приоритета свидетельства на полезную модель, полученного АО (5 октября 1999 г.), но без даты приоритета его изобретения (24 января 1995 г.).

Суды двух инстанций не выяснили, являются ли технические решения по свидетельству истца и свидетельству ответчика тождественными, нарушает ли выпуск ответчиком изделий в соответствии с полученным им свидетельством на полезную модель N 22267 права на изобретение и полезную модель истца. При указанных обстоятельствах суд кассационной инстанции неправомерно оставил решение суда первой и постановление суда апелляционной инстанций без изменения. При новом рассмотрении спора суду необходимо вновь исследовать вопрос, требующий специальных познаний в области электротехники, и установить, использован ли в изделиях ответчика каждый признак изобретения или полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак, или ответчик использовал в своих изделиях иное техническое решение. Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или эквивалентный ему признак. При новом рассмотрении дела суду следует установить, подпадают ли действия ответчика под признаки нарушения патента, указанные в ст. 10 Патентного закона РФ, и когда они допущены. Только после установления данных обстоятельств возможно определить, причинены ли этими действиями истцу какие-либо убытки и в каком размере lt;1gt;.

--------------------------------

lt;1gt; См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 марта 2004 г. N 14689/03 по делу N А57-12714/01-18.

Не меньший интерес вызывает и судебное дело, связанное со взысканием убытков при нарушении исключительного права на фирменное наименование.

ООО "АВТО.РУ" (истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Авто.ру" (ответчик) о запрете ответчику использовать его полное и сокращенное фирменное наименование в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым обществом "АВТО.РУ" в соответствии с уставом, а также о возмещении ответчиком причиненных им убытков в размере 500 тыс. руб. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 8 октября 2009 г. в удовлетворении иска было отказано. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили состоявшееся решение без изменения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ пришел к выводу об отмене состоявшихся решений по следующим основаниям. Как видно из дела, ООО "АВТО.РУ" (истец) зарегистрировано 14 мая 1997 г., а ООО "Авто.ру" (ответчик) - 7 апреля 2003 г. Общество "АВТО.РУ" обратилось в суд за защитой права на фирменное наименование, считая, что ответчик нарушает его исключительное право на фирменное наименование путем использования словосочетания "Авто.ру" при осуществлении аналогичной коммерческой деятельности: оказании услуг по размещению автомобильной рекламы в сети Интернет (на сайте www.avto.ru), в подтверждение чего представило договор от 10 мая 2006 г. на оказание ответчиком услуг по размещению рекламных материалов ООО "Электронная коммерция".

Отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из того, что у сторон не имеется зарегистрированных фирменных наименований, и из непредставления истцом доказательств осуществления ответчиком однородной с ним деятельности. По мнению суда, сходные наименования при отсутствии таких доказательств не способны ввести в заблуждение потребителей услуг.

Суд апелляционной инстанции частично изменил мотивировочную часть решения и признал исключительное право истца на фирменное наименование "ООО "АВТО.РУ", а также то, что входящее в фирменные наименования истца и ответчика словосочетание "Авто.ру" имеет фонетическое и семантическое сходство, но при этом поддержал вывод суда первой инстанции об отказе в иске в силу недоказанности осуществления истцом и ответчиком аналогичной деятельности. При этом суд отметил, что приобщенный к материалам дела договор от 10 мая 2006 г. не может расцениваться судом в качестве такого доказательства.

Однако изложенные выводы судов о фактических обстоятельствах дела не соответствуют действительности, а судебные акты свидетельствуют о неправильном применении ст. ст. 1474, 1475 ГК РФ. В соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном законом порядке, имеет исключительное право его использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. В информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 обращено внимание судов на то, что фирменное наименование не подлежит особой регистрации независимо от регистрации юридического лица, а также отмечено, что в силу п. 11 Положения о фирме, утв. Постановлением Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР от 22 июня 1927 г., действовавшего до 1 января 2008 г. в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ, неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования (п. 16). Нормы части четвертой ГК РФ, вступившей в действие с 1 января 2008 г., не изменили указанные положения.

Согласно п. 1 ст. 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. На территории РФ действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица (ст. 1475 ГК РФ). Пунктом 2 ст. 1475 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования. В силу п. 3 ст. 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Установив факт регистрации истца ранее даты регистрации ответчика и, следовательно, факт приобретения исключительного права на фирменное наименование ранее ответчика, суд признал недоказанным осуществление этими лицами аналогичной деятельности. Между тем в материалах дела имеются доказательства, свидетельствующие о том, что деятельность истца и деятельность ответчика (рекламная деятельность, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, обработка этих данных, исследование конъюнктуры рынка) являются аналогичными. Так, в материалах дела содержится копия решения Федеральной антимонопольной службы от 29 октября 2009 г. о том, что действия ответчика по приобретению и использованию исключительного права на средства индивидуализации юридического лица нарушают законодательство о защите конкуренции. Однако суды не приняли во внимание это обстоятельство и не оценили указанное доказательство. Согласно п. 4 ст. 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила п. 3 этой же статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки. Оспариваемые судебные акты подлежат отмене lt;1gt;.

--------------------------------

lt;1gt; См. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2010 г. N 4819/10 по делу N А40-47199/09-27-413.

Таким образом, юридическая (судебная) практика свидетельствует о том, что зачастую истец (потерпевший) не может представить суду (обосновать) точный объем (расчет) понесенных или предполагаемых убытков, несмотря на доказанность самого права на возмещение. В то же время суды не наделены полномочиями по своей инициативе и по своему усмотрению определять размер реального ущерба и упущенной выгоды, вследствие чего вынуждены отказывать истцам в иске, вынося таким образом законное, но несправедливое решение.

В юридической литературе верно отмечаются основные причины неэффективной оценки размеров убытков, причиняемых нарушителями исключительного права на товарные знаки и знаки обслуживания. К таким причинам, в частности, относятся: особенности рынка исключительных прав на товарные знаки; вероятностный характер суммы, которую правообладатель товарного знака мог бы получить при отсутствии правонарушения, например, заключив с потенциальным нарушителем лицензионный договор; отсутствие организационно-правовых методик по сбору доказательств о нарушениях прав на товарные знаки и, как следствие, сложность в сборе доказательств о нарушениях и доказывания вины (география нарушений, отраслевая и корпоративная специфика); низкий уровень профессиональной подготовки оперативных сотрудников по сбору первичных материалов и процессуально грамотному закреплению собранных доказательств; отсутствие во многих регионах экспертных центров, которые могут проводить исследования по материалам проверок; низкая эффективность деятельности государства по предупреждению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности; невысокий уровень правосознания и инициативности правообладателей; различие понятий ущерба и убытков в гражданском и уголовном праве; часто встречающееся на практике заблуждение правоохранительных органов относительно того, что обязанность доказывания ущерба лежит на правообладателе как на потерпевшем; отсутствие единых требований к проведению судебных экспертиз, связанных с нарушением прав на товарные знаки lt;1gt;.

--------------------------------

lt;1gt; См.: Костин А.В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков: опыт, противоречия и перспективы // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: Сб. науч. тр. / Под ред. В.Н. Лопатина. М., 2008. Т. 1. С. 164.

Аналогичные выводы можно сделать и в отношении оценки размера убытков при нарушении исключительного права на иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Поэтому вовсе не случайно в проекте Концепции совершенствования общих положений обязательственного права России предлагается ввести правовую норму, согласно которой суд не может отказать в удовлетворении требований кредитора о возмещении должником убытков за нарушение обязательства по основанию исключительно недоказанности размера убытков, когда по обстоятельствам дела размер убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае определение размера подлежащих возмещению должником убытков осуществляется судом исходя из принципов разумности, справедливости, соразмерности ответственности допущенному нарушению обязательства и с учетом всех обстоятельств дела.

Исходя из положений ст. 15 ГК РФ, законный обладатель нарушенного исключительного права может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, включая упущенную выгоду lt;1gt;. Возможно снижение размера возмещения убытков с учетом его вины и имущественного положения нарушителя (ст. 1083 ГК РФ).

--------------------------------

lt;1gt; Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, чье право нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Исследуя возмещение убытков в сфере исключительных прав, необходимо обратить внимание на тот факт, что обсуждаемый способ защиты относится к мерам гражданско-правовой ответственности. Одновременно при взыскании убытков, вызванных нарушением исключительных прав, происходит не только защита нарушенных прав законного правообладателя, но и привлечение виновного лица к гражданско-правовой ответственности, так как возмещение убытков, включая убытки в исследуемой сфере, относится к мере (форме) гражданско-правовой ответственности. Безусловно, возмещение убытков должно происходить в зависимости от виновности нарушителя.

Не менее важным для теории и практики вопросом является также вопрос о сфере действия возмещения убытков, вызванных нарушением исключительного права.

Как уже отмечалось выше, подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ указывает на то, что требование о возмещении убытков может быть предъявлено "к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб".

Следует ли вышеизложенное положение понимать как возможность возмещения убытков только в рамках бездоговорных отношений, связанных с использованием и нарушением исключительных прав, или возмещение убытков распространяется и на договорные отношения? В юридической литературе имеется мнение о том, что и во втором случае (при ином виде нарушения) речь идет о бездоговорном использовании, поскольку в договорных отношениях может возникать вопрос о нарушении лишь относительных, а не исключительных прав. Поэтому в указанном пункте вопросы возмещения убытков за нарушение договорных обязательств не затрагиваются lt;1gt;.

--------------------------------

lt;1gt; См., например: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч. С. 157.

По нашему мнению, взыскание убытков по инициативе законного правообладателя возможно как при отсутствии договорных (лицензионных и иных) отношений с нарушителем (контрагентом), так и при их наличии. И в первом и во втором случае (при отсутствии и при наличии договорных отношений) речь идет о нарушении именно исключительного права. Нарушение условий лицензионного или иного вида договоров в сфере интеллектуальной деятельности ведет к нарушению исключительного права несмотря на то что исключительное право обладает абсолютным, а не относительным характером. Не случайно законодатель относит споры о заключении, исполнении, изменении и прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца к числу споров, связанных с защитой патентных прав (подп. 4 п. 1 ст. 1406 ГК РФ).

Подпункт 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ указывает на возможность возмещения убытков не только при отсутствии договорного основания использования нарушителем исключительного права законного правообладателя, но и при "ином образе", т.е. при наличии договорных отношений lt;1gt;. Следовательно, сам законодатель, не изменяя известное понятие "убытки", распространяет его действие на отношения, регулируемые частью четвертой ГК РФ. Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ делают очень важное разъяснение по данному вопросу: "Пунктом 3 ст. 1237 ГК РФ определено: использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Кодексом, другими законами или договором" lt;2gt;.

--------------------------------

lt;1gt; Именно о таком роде договорных убытков, вызванных неисполнением лицензиатом своих договорных обязательств по уплате лицензиару вознаграждения за предоставленное право использования произведения науки, литературы или искусства, говорится в п. 4 ст. 1237 ГК РФ и в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29. См. также п. 5 ст. 1234 ГК РФ и соответствующие разъяснения высших судебных инстанций.

lt;2gt; Пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29.

Большое значение для возмещения убытков имеет вопрос о надлежащем истце по такого рода требованиям.

Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ разъяснили, что, если в силу ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака уже прекращена, требование о возмещении убытков может быть заявлено лицом, являвшимся правообладателем на момент совершения правонарушения. При предоставлении третьему лицу права использования произведения (товарного знака) по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору об отчуждении этого права право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, не переходит к новому правообладателю. Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения. Вместе с тем право требования возмещения убытков может быть передано по соглашению об уступке права (требования) lt;1gt;.

--------------------------------

lt;1gt; Там же (п. 43.5).